中国企业跨境知识产权风险防范和应对——日本篇（下）

　　（二）著作权侵权诉讼 

　　

案情概要

原告是中国中央电视台CCTV的下属公司，拥有CCTV纪录片 “中国世界自然文化遗产”的著作权，被告株式会社小学馆是日本的综合出版社，以出版杂志、绘本、词典、文艺书籍、DVD等为业。

被告于2004年9月20日开始在日本制作、销售题为“中国世界遗产”的DVD，原告于2006年2月21日向被告发出告知书，告知原告是该纪录片的合法版权所有者，被告在日本国内发行该DVD的行为侵犯了原告的合法权益。2009年4月3日，原告向原审法院—日本东京地方法院提起诉讼，主张被告制作、销售的“中国世界遗产”DVD是对涉案记录片的复制或翻拍，要求被告向原告支付基于其不法行为的损害赔偿金2500万日元。

原审判决认为，被告各DVD是依据本案各原版制作，其表达与本案原版具有本质上的同一性，是对原版的翻拍，侵犯了本案各原版的著作权。但是，对于损害赔偿，原审法院认为，原告至少在向被告发出告知书的当天（2006年2月21日）应当明知被告在未经许可的情况下销售各DVD，而直到2009年4月3日才提出本案诉讼，因此基于2004年、2005年的侵权行为的赔偿请求已过诉讼时效，判决仅支付基于2006年8月17日侵权行为的损害赔偿金10万5000日元（包括1万日元律师费）。

原告与被告均向日本知识产权高等法院提起上诉，原告在上诉请求中新增加了不当得利返还请求。日本知识产权高等法院经审理，支持了该新增加的诉讼请求，判决被告向原告支付1054万5000日元的不当得利返还金，从而与原审已经支持的损害赔偿金一起共计支付原告1065万日元。

　　案件启示 

　　

本案是为数不多的、中国企业在日本提起知识产权诉讼维护自己权益的案例。本案中，原告在发现著作权侵权情况后，能够向侵权方发出侵权告知书，具有一定的知识产权维权意识，但在之后长达3年的时间内未及时提起诉讼，导致诉讼时效的部分丧失而仅得到极低的损害赔偿金，而在二审中通过调整诉讼策略，增加不当得利返还请求，一定程度上弥补了损失。本案对于中国企业来说，至少有以下两点启示：

首先，在发现知识产权侵权行为后，中国企业要勇于维护自己的合法权益，在协商无果的情况下，及时提起诉讼。与美国高额的知识产权赔偿以及诉讼成本不同，日本的判赔金额较低，据统计，80%以上的案件赔偿额在1亿日元以下，相应地诉讼成本也较低，即使诉讼不能取胜，诉讼成本也不会对企业造成很大的经济负担。而且，损害赔偿只是诉讼的一个目的，通过诉讼制止侵权行为、维护市场利益是企业更重要的目标。

其次，中国企业应充分研究和了解市场国的知识产权法律规定。例如，日本知识产权损害赔偿请求权的诉讼时效为“知道损害以及加害者起三年内” ，而不当得利返还请求权则可以针对没有超过10年的侵害行为行使。本案中，原告仅发出告知书未能有效制止侵权行为的继续，而且由于怠于起诉导致部分诉讼时效的丧失，从而原审判决与原告的期望值大相径庭，而在二审中则充分利用不当得利返还请求权的法律规定，通过新增不当得利诉讼请求，大大增加了损失赔偿额，维护了自己的合法权益。

 

　　

　　（三）商标侵权 

　　

案情概要

原告威戈有限公司（Wenger S.A.）是制造、销售箱包产品的瑞士公司，拥有图形标识  的商标权。被告Travelplus International是中国福建某箱包公司的日本法人，自2016年成立至今，进口由中国本部制造的被告商品并在日本国内销售，被告商品上使用3个涉案标识：。原告向东京地方法院提起诉讼，认为被告的3个标识与原告商标类似，构成商标侵权，要求判决原告不得进口、销售或为了销售而展示带有涉案标识的包类产品并销毁这些产品。

法院认定如下事实：（1）被告集团进行过原告品牌之一“SWISSGEAR”的OEM制造，被告进口其中国本部制造的被告商品并在日本附上自己的品牌“SWISSWIN”进行销售。（2）原告的诉讼代理人在日本亚马逊上购买了显示品牌名为“SWISSWIN”的帆布包，其正面以及商品标签上显示“SWISSGEAR BY WENGER”并带有原告商标，而在质保标签的品牌名上显示被告“SWISSWIN”。（3）箱包产品的销售者在雅虎日本购物网站上，作为商品名显示“SWISSWIN SWISSGEAR 背包WENGER”，作为商品信息显示“瑞士人气户外品牌WENGER系列SWISSWIN的多功能容纳丰富的时尚设计包登场”等，销售被告商品。

法院经对比认为，原告商标与被告的3个标识具有多个共同点，基于这些共同点，两者的外观、称呼以及意思均类似，在用于原告指定商品和被告商品时，有可能对商品来源产生混淆误认，因此两者是类似的。另外，法院还指出，被告集团曾进行过原告品牌之一“SWISSGEAR”的OEM制造，而且基于如上认定事实，原告商品和被告商品的来源实际上已经产生了混淆误认。综上，法院认为被告销售带有涉案标识的被告商品的行为侵害了原告的商标权，支持了原告的所有诉讼请求。

　　案件启示 

　　

在日本的商标侵权诉讼中，商标类似与否的判断应根据在相同或类似商品上使用的商标是否可能对商品的来源产生混淆误认来进行，具体地，将在该商品上使用的商标通过其外观、意思、称呼等给客户、用户的印象、记忆、联想等综合起来，根据与该商品相关的交易情况进行整体考察。这一判断标准与中国的商标类似的判断标准基本一致，中国企业在制造出口商品前，应根据对市场竞争格局的把握，通过检索、调查等手段，对商标侵权的可能性进行分析和判断，采取更换商标或在目标市场国进行商标注册、商标使用许可等方式，避免商标侵权情况的发生，进而避免产品被禁止进口的严重事态的发生。

另一方面，作为制造业大国，中国企业曾为诸多世界知名品牌提供OEM贴牌代工服务，而在企业实力增强并逐渐意识到自有品牌的重要性后，企业会创立自有品牌开拓属于自己的市场。正如本案被告的中国公司，曾为WENGER的代工厂，在合作结束后创立了自有品牌SWISSWIN。对于中国企业来说，打造自有品牌、开拓国际市场是值得提倡的，但应注意与曾代工过的著名品牌的切割，避免“蹭名牌”的宣传和销售行为。在本案中，在涉案标识与原告商标构成近似的情况下，由于被告在购物网站上将原告品牌、商标用于自有品牌商品，并将自有品牌与原告品牌相关联进行宣传，使得法院进一步认定，实际上已经形成原告商品与被告商品来源的混淆误认，从而判定商标侵权成立。

　　03 总结与思考 

　　

 

　　

 

　　

以上3个案例向我们提示了若干日本市场知识产权风险，在实务当中，企业可能面临更为复杂的具体问题，需要进行具体分析，作为宏观应对之策，对于有意进军海外市场的中国企业来说，有三点建议如下：

一是针对目标市场国进行周密的知识产权布局，根据市场需求选择布局的国家地区、知识产权类型、时间长度、数量规模等，充分利用市场国相关知识产权法律规定，利用法律赋予的排他权，挤压竞争对手发展空间；

二是建立知识产权预警机制，通过知识产权检索分析锁定和跟踪竞争对手或利益相关方的知识产权动向，通过知识产权调查分析及时发现知识产权风险，通过采取维权手段维护自身权益，或者积极采取措施化解被控侵权危机，从而始终掌握先机和主动；

三是统筹市场开拓和知识产权保护，杜绝知识产权侵权只是可能性的侥幸心理，防止因知识产权问题造成重大损失进而影响市场布局。

知识产权具有很强的专业性，涉外知识产权面对的形势和情况更是千差万别和错综复杂，对此，企业可通过市场团队与专业知识产权律师的密切协作，针对具体市场和产品进行深入分析和研究，从容应对各种知识产权挑战。